本文分析了美國發(fā)明法案（簡稱AIA，下稱新法）中即將于2013年3月16日施行的現(xiàn)有技術(shù)的最新規(guī)定。美國專利商標局在2013年2月14日正式公布了關(guān)于新法的實施規(guī)程和修改后的審查指南。對此，筆者根據(jù)國內(nèi)涉美專利代理業(yè)務(wù)的相關(guān)性，總結(jié)出以下幾點供申請人和代理人參考。
1.發(fā)明人先申請制
在新法下，發(fā)明日不再定義現(xiàn)有技術(shù)。與中國一樣，新法采用申請日來定義現(xiàn)有技術(shù)。AIA第3條把舊法第102（a）條修改為：若申請人所要求保護的發(fā)明在申請日之前曾受專利保護、被出版物公開、被公開使用或銷售、被以其他方式為公眾所知，則該發(fā)明不能授予專利權(quán)。
此外，新法沿襲了舊法第102（b）條中關(guān)于寬限期的規(guī)定。也就是說，在申請日前一年之內(nèi)，由發(fā)明人自己或從發(fā)明人獲得技術(shù)的他人所做的公開不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，這種公開屬于上述第102（a）條所述情形的除外。
不同于中國和其他國家施行的先申請制，由于美國憲法只授權(quán)國會賦予發(fā)明人對其發(fā)明在有限期間的排他權(quán)，因此發(fā)明人（相對于申請人）應(yīng)當獲得專利權(quán)的觀念并不會因為新法而消失。新法廢除了舊法中關(guān)于評判誰是先發(fā)明人的interference proceedings，取而代之的是，用來確定申請在先者是否從申請在后者獲得其發(fā)明的derivation proceedings。如果是的話，后申請的發(fā)明人應(yīng)當獲得專利權(quán)。事實上，interference極為繁復(fù)，向來是批判先發(fā)明制的依據(jù)之一。但是，可以預(yù)見，新規(guī)定仍將涉及復(fù)雜的證據(jù)開示程序。 據(jù)筆者了解，有不少學者批評發(fā)明人先申請制是違憲的，因為新制度讓非發(fā)明人的申請人獲得專利權(quán)變成可能。
2. 國際專利申請公布文本與美國專利申請公布文本等同對待
在舊法第102（e）條下，指定進入美國的國際專利申請公布文本僅在特定條件下與美國專利申請公布文本等同對待，一般情況下，只能以其事實上的公開日期對其之后的專利申請構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，這對于境外發(fā)明人顯然不公平。在新法下，指定進入美國的國際專利申請公布文本與美國專利申請公布文本等同對待。也就是說，任何專利申請自其公開之日起，溯及其最早的有效申請日，對在此申請日之后提交的申請構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。
3. 境外公開使用銷售與境內(nèi)公開使用銷售等同對待
根據(jù)舊法第102（a）、（b）條的規(guī)定，公開使用和公開銷售必須在美國境內(nèi)才構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，而新法取消了此種限制，采取了絕對新穎性，這與中國專利法第22條第5款的規(guī)定相同。美國專利商標局指出，即便在新法下，保密銷售或銷售的要約仍不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。美國舊法之所以如此限制，主要是出自于境外舉證困難的考慮。新法雖然對境外使用放開，但是舉證境外使用仍然不易。因此，筆者認為，如何處理證據(jù)是訴訟者和裁決者必須研究的課題。
4.加大對研發(fā)團隊的鼓勵
為了鼓勵研發(fā)團隊不斷積累研究成果，舊法第103（c）條規(guī)定，對于只是因為第102（e）、（f）或（g）條的規(guī)定而構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)而言，若發(fā)明時所要求保護的發(fā)明和所述技術(shù)屬于同一人所有，或必須轉(zhuǎn)讓給同一人，則所述技術(shù)不作為判斷該發(fā)明是否具備創(chuàng)造性的依據(jù)，但是仍作為是否具備新穎性的判斷依據(jù)。新法第102（b）（2）（c）條則作出進一步規(guī)定，即對于在美國專利、美國專利申請或國際專利申請的公布文本中的公開內(nèi)容而言，若所要求保護的發(fā)明和所述技術(shù)屬于同一人所有或必須轉(zhuǎn)讓給同一人，則所述公開的內(nèi)容不但不構(gòu)成創(chuàng)造性的判斷基礎(chǔ)，也不成為新穎性的判斷依據(jù)。新法對于共同研發(fā)者來說是更加有利的，因為研發(fā)人員的某些在先專利或?qū)＠暾?，將不對其他團隊成員之后的專利申請構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。
5.新法的適用范圍
值得注意的是，并非所有在新法生效日之后提交的專利申請都適用于新法。新法適用于專利申請包括或曾包括至少一個有效申請日在2013年3月16日（或之后）的權(quán)利要求的申請。換句話說，只要有一個權(quán)利要求的申請日在上述日期之后，那整個專利申請都將適用新法。盡管該申請中的其他權(quán)利要求的申請日都在上述日期之前。
可見，并非所有在上述日期之后提交的專利申請都適用于新法，因為有些專利申請會要求在先申請的優(yōu)先權(quán)（包括臨時申請、非臨時申請和指定進入美國的國際專利申請）。若某一申請不包括申請日在上述日期之后的權(quán)利要求，則此申請仍然適用舊法。對此，美國專利商標局要求申請人對其申請中是否含有或曾含有申請日在上述日期之后的權(quán)利要求做出聲明，以便審查員判斷此申請是否適用新法。
