等同特征如何認定？禁止反悔如何限制等同侵權(quán)的適用?……近日，由上海市高級人民法院和同濟大學共同主辦的“上海法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護論壇——專利等同侵權(quán)的司法認定研討會”在滬舉行，來自相關(guān)主管部門、司法機關(guān)、行業(yè)協(xié)會、高校等單位的專家和學者就專利等同侵權(quán)判定相關(guān)問題進行了探討。
等同特征的認定
最高人民法院在《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》中規(guī)定：專利法第五十六條第一款所稱的“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求”，是指專利權(quán)的保護范圍應(yīng)當以權(quán)利要求書中明確記載的必要技術(shù)特征所確定的范圍為準，也包括與該必要技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。
等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。也就是說，即使被控產(chǎn)品或者方法從權(quán)利要求的字面意義上看不構(gòu)成侵權(quán)，但如果該產(chǎn)品或者方法與權(quán)利要求記載的技術(shù)方案在實質(zhì)上相同，也構(gòu)成侵權(quán)。
“等同特征的認定應(yīng)當寬嚴適度?！苯K省高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭庭長宋健認為，可以從專利的類型方面考慮等同特征認定范圍的寬嚴程度。發(fā)明專利創(chuàng)造性要求高，實用新型專利創(chuàng)造性要求要低一些，故可以考慮發(fā)明專利的等同范圍可適當大一些，而實用新型專利的等同范圍小一些。另外，可從相應(yīng)的技術(shù)特征是否是發(fā)明點考慮技術(shù)特征等同范圍的寬嚴。對于發(fā)明點特征，發(fā)明人付出的創(chuàng)造性勞動更多，應(yīng)給與更大等同范圍的保護。
“等同特征的認定需要具體案件具體分析。不能簡單地根據(jù)是發(fā)明專利還是實用新型專利，而對等同特征作出較寬或者較嚴的認定?！比f慧達知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司高級合伙人尹新天認為，特別是到了侵權(quán)階段，實用新型專利可能還經(jīng)過了無效審查程序，其價值也不一定比發(fā)明差，若對實用新型專利的等同特征認定要求嚴一點，可能不太合適。專利技術(shù)方案中的發(fā)明點，并不易確定。如果將權(quán)利要求中的特征部分的技術(shù)特征作為技術(shù)方案的發(fā)明點，相對于不同的對比文件，發(fā)明點往往并不一樣。從相應(yīng)的技術(shù)特征是否是發(fā)明點來考慮技術(shù)特征等同的寬窄，實踐中可能會存在問題。
針對法院是否應(yīng)當主動認定等同侵權(quán)的問題。上海市高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭審判長張曉都表示，法院審查等同侵權(quán)的前提條件應(yīng)是權(quán)利人在訴訟中主張了等同侵權(quán)。如果專利權(quán)人既主張相同侵權(quán)，又主張等同侵權(quán)，在相同侵權(quán)主張得不到支持的情況下，法院應(yīng)進一步審查等同侵權(quán)是否能夠成立。如果原告在訴訟中只是主張相同侵權(quán)，法院就只審理相同侵權(quán)是否成立，而不應(yīng)主動審查是否能夠成立等同侵權(quán)。如果原告只是主張等同侵權(quán)，而法院審查下來相同侵權(quán)能夠成立，則法院可以依據(jù)相同侵權(quán)成立直接作出判決。
在司法實踐中，如果原告權(quán)利人只是主張專利侵權(quán)，而沒有明確是相同侵權(quán)還是等同侵權(quán)，法院應(yīng)向原告進行釋明，讓原告明確訴訟請求。如果原告要主張等同侵權(quán)，還應(yīng)具體明確相應(yīng)等同的技術(shù)特征，以便于被告提供相應(yīng)的反駁及抗辯的證據(jù)。如果經(jīng)法院釋明，原告還只是模糊地主張專利侵權(quán)，或者雖然主張等同侵權(quán)，但沒有具體明確的相應(yīng)等同技術(shù)特征，則法院應(yīng)視為原告僅是主張了相同侵權(quán)。
等同原則的限制
有觀點認為，權(quán)利要求界定專利權(quán)保護范圍的邊界，社會公眾（特別是專利權(quán)人的競爭對手）根據(jù)權(quán)利要求記載評估自己的行為是否會構(gòu)成專利侵權(quán)。由于等同侵權(quán)將專利權(quán)的保護范圍延伸到權(quán)利要求字面含義之外，社會公眾根據(jù)權(quán)利要求的記載評估自己行為是否會構(gòu)成專利侵權(quán)的確定性就會降低，權(quán)利要求的公眾告示功能就會受到一定的影響，禁止反悔原則的作用就在于將等同侵權(quán)的適用限定在一個恰當?shù)姆秶?，以確保權(quán)利要求的公眾告示功能。
關(guān)于禁止反悔原則在多大程度上限制等同侵權(quán)認定的問題。有專家認為，最高法院司法解釋規(guī)定“專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持”。根據(jù)該司法解釋，通過權(quán)利要求修改放棄的技術(shù)方案，法院不再支持，但修改后的技術(shù)特征在多大程度上還能適用等同侵權(quán)，并不清楚。
在美國，如果專利權(quán)人限制性修改權(quán)利要求，其有義務(wù)將修改時能夠預見到的等同技術(shù)特征寫入權(quán)利要求中。在專利侵權(quán)訴訟中，專利權(quán)人針對該項技術(shù)特征就只能主張相同侵權(quán)，而不能主張等同侵權(quán)，除非專利權(quán)人能夠證明存在例外情況，其中的例外之一是，等同對象在權(quán)利要求修改時是不能預見的。限制性修改權(quán)利要求可能是限制性修改原權(quán)利要求中已經(jīng)存在的技術(shù)特征，將原權(quán)利要求中已有技術(shù)特征的范圍縮小，從而縮小權(quán)利要求所限定技術(shù)方案的保護范圍;限制性修改權(quán)利要求也可能是在原權(quán)利要求中增加新的技術(shù)特征，從而縮小權(quán)利要求所限定技術(shù)方案的保護范圍。該兩種修改方式均適用禁止反悔原則。
另有觀點認為，禁止反悔原則的適用要有專利權(quán)人主動放棄的意圖，專利申請人限制性修改權(quán)利要求，可推定申請人放棄意圖，但許可申請舉證推翻該推定。限制性權(quán)利要求通常有三種修改方式。第一，修改限制權(quán)利要求中已有技術(shù)特征的區(qū)間范圍;第二，在權(quán)利要求中增加新的技術(shù)特征;第三，刪除過寬的權(quán)利要求，將從屬權(quán)利要求提升為獨立權(quán)利要求。三種修改方式均應(yīng)適用禁止反悔原則。
日本最高法院在“無限折動用滾珠花鍵軸承”案中明確了等同侵權(quán)五要件，即“非本質(zhì)部分、置換可能性、置換容易性、非公知技術(shù)和禁止反悔特別事由”。日本最高法院對第五要件的解釋是：“在專利申請過程中，申請人從權(quán)利要求范圍中有意識地排除的內(nèi)容，一旦專利權(quán)人承認它不屬于專利發(fā)明的技術(shù)范圍，或者專利權(quán)人的行為可以被認為具有上述意思時，按照禁止反悔原則，專利權(quán)其后再提出與此相反的主張是不能被允許的”。
“日本認定等同侵權(quán)時，設(shè)置了嚴格的‘非本質(zhì)部分’要件，并用禁止反悔原則對等同侵權(quán)作了更嚴格的限制。在較長的一個時期，日本基本上不承認等同侵權(quán)，以給眾多改進技術(shù)留有生存空間。隨著科技水平的提高，日本開始承認等同侵權(quán)，但確立了嚴格的等同認定標準，以避免認定等同的范圍過寬而影響到本國科技水平的整體進步。中國可借鑒日本的經(jīng)驗，應(yīng)嚴格適用等同侵權(quán)，有效地利用禁止反悔原則對等同侵權(quán)進行限制?！碧旖虼髮W知識產(chǎn)權(quán)研究中心副教授俞風雷表示。
權(quán)利要求部分無效時是否應(yīng)當適用禁止反悔原則？
“權(quán)利要求部分無效時，專利文件撰寫人沒有修改權(quán)利要求，仍然適用禁止反悔原則，其實質(zhì)是將在權(quán)利要求中寫入能夠預見的等同技術(shù)特征的時間提前到了專利申請時（包括專利授權(quán)審查過程中），的確存在不合理之處。但如果這種情況下不適用禁止反悔原則，在以后的專利無效程序中，專利權(quán)人均不會再修改權(quán)利要求，這無疑會增加專利復審委員會的審查負擔?！庇嘘P(guān)專家表示，根據(jù)現(xiàn)行《專利審查指南》中的規(guī)定，專利無效宣告審查程序中，權(quán)利要求的修改方式受限制，權(quán)利要求部分無效時，在實際效果上相當于專利權(quán)人主動修改了權(quán)利要求。建議在無效審查程序中，專利權(quán)人在恰當時機（如在收到專利復審委員會轉(zhuǎn)來無效宣告請求人增加理由及提供補充證據(jù)后）應(yīng)有一次機會主動修改權(quán)利要求。
主動修改權(quán)利要求時，權(quán)利要求的修改只要滿足專利法第三十三條以及專利法實施細則第六十九條第一款的規(guī)定即可，而不應(yīng)受現(xiàn)行《專利審查指南》所規(guī)定的三種修改方式的限制。這樣，專利無效程序中，在獨立權(quán)利要求被宣告無效，從屬權(quán)利要求被維持有效，但專利說明書還披露了比獨立權(quán)利要求的保護范圍要窄但比從屬權(quán)利要求保護范圍要寬的技術(shù)方案的情況下，專利權(quán)人就可以修改權(quán)利要求，將保護范圍界于獨立權(quán)利要求與從屬權(quán)利要求之間的技術(shù)方案寫入權(quán)利要求中。在專利無效程序中，如果專利權(quán)人有機會主動修改權(quán)利要求而未修改，最后專利權(quán)被宣告部分無效，專利權(quán)人以被維持有效的從屬權(quán)利要求主張權(quán)利時，應(yīng)認定專利說明書中沒有披露或者即使披露了，專利權(quán)人也放棄了比獨立權(quán)利要求范圍窄但比從屬權(quán)利要求范圍寬的技術(shù)方案，從而認定專利權(quán)人在實質(zhì)上是因修改權(quán)利要求而被維持有效，故應(yīng)當適用禁止反悔原則。這種情況下的禁止反悔原則適用也就更加合理一些。
